产品定制合作商业模式下商标权归属的认定

guanbin 2021年8月18日09:33:05
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产品定制合作商业模式下商标权归属的认定

近日,最高人民法院发布第28批共6件指导性案例,均为知识产权类案例,供各级人民法院审判类似案件时参照。该批专题案例专业性和指导性比较强,对审判实践具有较强的参照意义。

产品定制合作商业模式下商标权归属的认定

——指导案例162号《重庆江小白酒业有限公司诉国家知识产权局、第三人重庆市江津酒厂(集团)有限公司商标权无效宣告行政纠纷案》点评

本案焦点为,存在经销关系的双方,经销商申请注册商标,是否必然构成2001年商标法第十五条所禁止的行为。

2001年商标法第十五条规定了代理人不得将被代理人的商标注册为自己的商标。2013年商标法修改时扩张了该条的适用范围,但基本精神一致。该条来源于国际公约的要求,尤其用于解决跨国品牌代理或经销中出现的经销商等代理人恶意注册被代理人品牌商标的问题。不同于前述一般情形,本案中,作为适用前提的诉争商标“江小白”的归属并不明确,也不易判定,是本案的核心争议焦点,商标评审委员会以及一、二审法院对此问题的认定几经反复。只有先确定诉争商标归属于被代理人即江津酒厂,才可能适用2001年商标法第十五条予以救济。

本案中,诉争商标“江小白”是注册在酒类商品上的商标,系由格尚广告公司申请注册,后转让给新蓝图公司,再转让给江小白公司。新蓝图公司与江津酒厂同时签订了酒类产品的销售合同和定制产品销售合同,江津酒厂生产酒类产品,新蓝图公司负责经销,经销的定制酒类产品上使用了“江小白”商标。江津酒厂以诉争商标违反2001年商标法第十五条为由请求宣告诉争商标无效,其认为诉争商标归其所有的主要理由有,一是其在先使用“江小白”商标,二是新蓝图公司是在为其设计诉争商标。对此,本案再审判决书在逐一审查江津酒厂提供的使用证据的基础上,指出了使用证据存在的疑点,认定上述证据不足以证明江津酒厂在先使用诉争商标“江小白”;同时,再审判决书认为,江津酒厂与新蓝图公司合作期间的往来邮件等证据证明,“江小白”的名称及相关产品设计系由时任新蓝图公司的法定代表人提出,现有证据不足以证明新蓝图公司是为江津酒厂设计商标,而且,双方定制产品销售合同明确约定,产品概念及设计等权利属于新蓝图公司所有。因此,江津酒厂关于诉争商标归其所有的理由是不能成立。

需要强调的是,本案再审判决书认定新蓝图公司申请注册诉争商标并未侵害江津酒厂的合法权益、未违反2001年商标法第十五条规定的一个重要考虑因素是双方定制产品销售合同第六条之2关于“乙方(新蓝图公司)负责产品概念的创意……,乙方的产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案,甲方(江津酒厂等)应予以尊重,未经乙方授权,不得用于甲方直接销售或者甲方其他客户销售的产品上使用”的约定。上述约定,虽然没有明确经销商为定制产品设计的商标归经销商所有,但产品概念、广告用语等本质上属于广义的商业标识,在长期使用的情况下,也会被识别为未注册商标。因此,上述约定实际上在双方之间确立了如下商业模式,由生产商生产定制产品,经销商负责定制产品的销售,经销商为定制产品设计的商业标识归属经销商。该商业模式在白酒行业存在,根据再审查明的事实,金六福、浏阳河均是由五粮液集团代工、由经销商拥有的白酒品牌。该商业模式在其他领域也不乏存在,如特定作品的传播平台与其作者约定作者不得使用其本名或者笔名创作与特定作品名称相同或者相似的作品等。

本案的示范意义在于,即使双方存在经销关系,也不能想当然认定经销商申请注册商标一定是对被代理人商标的恶意注册。在丰富复杂的商业实践中,经销商使用自己的商标销售定制产品进而创立自己的品牌并不罕见。在商标授权确权司法实践中,应当关注到商业实践的变化,根据案件证据呈现的实际情况,准确适用商标法第十五条。本案当事人对商标权的激烈争夺充分反映了商标对于企业经营的重要意义和战略价值。最高法院改判诉争商标归经销者所有,正确理解和适用了法律的规定,符合尊重当事人约定的原则,对规范酒类产品定制合作商业模式,促进酒类产业生态的有序发展具有积极的作用和意义。

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